【案例解读】美国生物医疗之商业秘密界定和初步禁令适用的案例实践

被上诉人与上诉人均为胰岛素泵制造商。被上诉人自2000年起研发该产品，其商标为OmniPod®，根据记载，美国食品药品监督管理局于2005年批准了其首款产品，下一代产品OPI-2则在2007年上市，后又研发新一代产品，于2012年获得批准，2013年正式投入商用。上诉人则于2011年成立后不久启动研发自己的产品，商标为EOPatch®，于2017年在韩国获得监管批准后，随即着手研发新一代EOPatch产品，在此期间，被上诉人四位前公司员工加入了上诉人研发团队。随后，上诉人的新一代产品分别于2019年和2022年在韩国和欧洲获得监管批准，并开始在这些特定市场进行商业推广。

2023年初，有报道称Medtronic,Inc（以下简称美敦力公司）已启动对上诉人的收购调查程序，被上诉人认为此举将使其遭受不可弥补的损失。随即，被上诉人依据《保护商业秘密法》起诉上诉人，请求法院发布临时禁令和初步禁令，以阻止上诉人与美敦力公司之间的技术交流，维护其商业秘密。

地区法院接到起诉后，批准了被上诉人提出的初步禁令申请，暂时禁止上诉人披露与OmniPod或EOPatch相关的产品或制造技术信息，地区法院认为：（1）有充分证据证明被上诉人提出的关于商业秘密主张的部分诉求有胜诉可能性；（2）存在重大不当使用证据，因为上诉人聘请了被上诉人的员工，这些员工掌握着属于法定商业秘密范畴的机密文件；（3）美敦力公司的收购将使上诉人获得一定资金，加剧竞争，被上诉人将可能遭受不可弥补的损失。由此产生的禁令于2023年10月24日发布，禁止上诉人制造、营销或销售相关产品。

上诉人提起上诉，认为地区法院发布的初步禁令存在错误，滥用了自由裁量权。既未充分考虑与被上诉人有关的因素，如客观上是否有胜诉的可能性，也没有评估损害和公共利益之间的平衡。

1.《美国法典》第28编第1292规定：（a）除本节（c）和（d）小节规定外，上诉法院对以下人的上诉具有管辖权（1）美国地区法院、美国运河区地区法院、关岛地区法院和维尔京群岛地区法院或其法官的中间命令，准予、继续、修改、拒绝或解除禁令，或拒绝解除或修改禁令，除非最高法院可以进行直接审查；（2）指定接管人的中间命令，或拒绝结束接管或采取步骤实现其目的的命令，例如指示财产的销售或其他处置；（3）此类地区法院或其法官确定允许对最后法令提出上诉的海事案件当事人的权利和责任的中间法令。（b）当地区法官在民事诉讼中作出根据本条不得上诉的命令时，应认为该命令涉及具有重大理由的意见分歧的控制性法律问题，并且立即对该命令提出上诉可能会实质性地推进诉讼的最终终止，他应按该顺序以书面形式声明。对此类诉讼的上诉具有管辖权的上诉法院可酌情决定允许对该命令提出上诉，如果在命令下达后十天内向该法院提出申请：但是，除非地区法官或上诉法院或其法官下令，否则根据本协议提出上诉的申请不得在地区法院中止诉讼程序。（c）美国联邦巡回上诉法院应拥有专属管辖权——（1）对本条（a）或（b）款所述的中间命令或法令提出上诉，而法院根据本标题第 1295 条对上诉具有管辖权的任何案件；及（2）对专利侵权民事诉讼判决的上诉，否则该判决可以向美国联邦巡回上诉法院上诉，并且除会计外为最终判决。根据该条规定可知，对2023年10月24日的初步禁令命令美国联邦巡回上诉法院拥有管辖权。

2.《美国法典》第18编第1836(b)(1)规定：（b）私人民事诉讼。（1）一般情况下——如果被盗用的商业秘密与州际或外国贸易中使用的或打算用于州际或外国贸易的产品或服务有关，则被盗用的商业秘密的所有者可以根据本款提起民事诉讼。本案中，被上诉人指控上诉人及其多名被告涉嫌盗用其OmniPod产品相关商业秘密。地区法院随后批准了其关于初步禁令的请求。

3.《美国法典》第18编第1839规定：（3）“商业秘密”一词是指所有形式和类型的金融、商业、科学、技术、经济或工程信息，包括模式、计划、汇编、程序设备、公式、设计、原型、方法、技术、过程、程序、程序或代码，无论是有形的还是无形的，以及是否或如何以物理、电子、图形、照片或书面方式存储、编译或纪念，如果——（A）其拥有人已采取合理措施对该等资料保密；及（B）该信息因无法为可从披露或使用该信息中获得经济价值的其他人所普遍知晓，并且无法通过适当手段轻易确定而产生独立的实际或潜在经济价值；（4）就商业秘密而言，“所有者”一词是指商业秘密的合法法律或衡平法所有权或许可归属于其或所在的个人或实体。该条对商业秘密进行了详细的定义，上诉人认为地区法院在认定商业秘密时滥用了自由裁量权，超出了该条规定的商业秘密的范围。

4.《美国法典》第18编第1839（6）规定：（6）“不当”一词指——（A）包括盗窃、贿赂、失实陈述、违反或诱使违反保密义务，或通过电子或其他方式进行间谍活动；以及（B）不包括逆向工程、独立衍生或任何其他合法获取手段；以及。上诉人依据该条提出地区法院同样未能充分评估被上诉人试图保护的信息是否属于公知常识或可通过合法途径合理获取，根据该条规定，获取商业秘密的合法手段包括“逆向工程、独立推导，或其他合法获取方式”。而地区法院错误地表述了逆向工程对被上诉人主张的商业秘密能力的影响。

5.《美国法典》第18编第1839(5)规定：（5）“挪用”一词指——（A）知道或有理由知道该商业秘密是通过不正当手段取得的人取得另一人的；或（B）未经明示或默示同意而披露或使用另一人的商业秘密，而该人——（i）使用不正当手段获取商业秘密的；（ⅱ）在披露或使用商业秘密时，知道或有理由知道商业秘密是——（I）来源于或通过使用不正当手段获取商业秘密的人；（II）在产生对商业秘密保密或限制商业秘密使用义务的情况下获得的；或（Ⅲ）源自或通过对寻求救济的人负有义务的人来维护商业秘密的保密或限制商业秘密的使用；或（ⅲ）在该人的职位发生重大改变之前，知道或有理由知道——（I）是商业秘密；以及（Ⅱ）商业秘密的知识是偶然或错误获得的。上诉人依据该条主张，挪用行为的构成要件必须存在可被不当使用的商业秘密，而地区法院未能确认存在任何商业秘密，那么其对挪用的分析必然存在缺陷。

上诉法院的判决明确指出，地区法院在这两点上均存在严重错误。

1.商业秘密界定错误

首先，是关于“商业秘密”定义的精确性，上诉法院认为地区法院将“商业秘密”宽泛地定义为所有机密信息是不可接受的，被上诉人在寻求禁令的救济时必须具体界定至少一项受保护的秘密。

其次是商业秘密的界定与审查，在申请初步禁令时，主张商业秘密的一方必须具体、明确地界定其寻求保护的信息，将商业秘密泛泛定义为所有机密信息或类似宽泛表述，并且对所主张的商业秘密必须严格审查是否满足其构成要件，否则即构成法律错误，无法为禁令提供合法基础。上诉法院要求对商业秘密的构成要件必须进行严格的针对性分析，其指出地区法院忽视OmniPod产品已上市、存在专利披露和技术公开资料等关键事实。

2.初步禁令审查错误

联邦巡回法院在本案中确立或重申了以下关键裁判要点，首先是初步禁令的启动，初步禁令是非常规救济，申请人必须清晰地证明所有法定要件，即（1）胜诉可能性；（2）不可弥补的损害；（3）利益平衡；（4）公共利益。任何一个要件的缺失都可能导致禁令被撤销。

该判决纠正了地区法院对“不可弥补损害”的错误认定，即便原告能证明胜诉可能性较高，只有当其进一步证实若未颁布禁令将导致不可弥补损害时，方可签发初步禁令。

本案中，地区法院认定的所谓不可弥补损害并非法律认可的理由，损害的事实基础并非现实存在，只是被上诉人对竞争对手可能获得资金支持的担忧，这种推断只是纯粹的臆测，缺乏颁布禁令的基础。

法院在审理后认可了上诉人的观点，即使被上诉人能证明其胜诉可能性较高，只有当其进一步证实若未颁布禁令将导致不可弥补的损害时，才可签发初步禁令。并且，地区法院未能充分考量公共利益这一关键因素，仅以影响微乎其微为由作出裁决，缺乏实质性分析。

美国联邦巡回上诉法院裁定，撤销美国马萨诸塞州地区法院于2023年10月24日颁布的初步禁令，将案件发回重审。