【案例解读】英国全球FRAND裁决承诺之境外禁令救济边界的案例实践
涉案专利：涉及ETSI 3G/4G通信标准下的标准必要专利，涵盖松下在英国、德国及UPC相关法域主张的多件欧洲专利。
产业领域：新一代信息技术
上诉人：A公司及其子公司（以下简称为“A公司”）
被上诉人：Panasonic Holdings Corporation（“松下”）
审理机关：英国上诉法院
ETSI作为电信标准制定机构，要求成员在其技术被纳入3G/4G/5G等标准时，应声明相关SEP并承诺以FRAND条款许可。SEP纠纷核心矛盾在于“专利劫持（Hold-up）”（专利权人滥用禁令索取超FRAND费用）与“许可抵制（Hold-out）”（实施方拒绝支付合理费用）的平衡，英国法院通过全球FRAND许可裁决机制，试图解决跨国SEP执法碎片化的问题。
A公司于2011年推出3G手机，2017年进入西欧市场，2018年进入英国市场，其在生产合规设备时需使用松下的3G/4G标准必要专利。因A公司主张松下索要费率过高，松下则认为A公司拒绝接受合理条款，双方就涉案专利全球许可条款（尤其是专利费率、支付期限）谈判多年无果。
2023年7月31日，松下在英国法院提起4件欧洲（UK）专利侵权诉讼，请求法院确认：1）其已向A公司提出并愿意接受的许可条款符合FRAND原则；2）若法院另行确定许可条款，该条款亦符合FRAND原则，并据此支持其禁令请求。同时，松下还在德国曼海姆、慕尼黑地方法院及UPC提起7件SEP侵权之诉，寻求禁令救济。
A公司则在英国诉讼中同意直接进入FRAND审理，并与松下共同向英国法院作出“无条件承诺”（unconditional undertaking），即双方将根据英国法院最终裁决签订全球FRAND许可协议。与此同时，A公司申请英国法院判令松下与之签订临时许可协议，以避免德国及UPC禁令对其欧洲业务造成冲击。
一审法院驳回A公司申请，理由包括：1）现有证据不足以认定松下违反FRAND善意义务；2）临时许可条款需待FRAND审理确定，现阶段法院无管辖权；3）涉案声明目的是影响德国法院，构成“不当扩张管辖”，A公司遂上诉。
1.ETSI知识产权政策（IPR）第6.1条：SEP权利人需作出FRAND许可的不可撤销承诺，该承诺构成法国法中的“为第三方利益的规定”（stipulation pour autrui），实施方可直接主张权利。
2.欧盟法院Huawei v ZTE案（C-170/13）：FRAND义务兼含“结果公平”与“过程善意”，权利人不得滥用禁令迫使实施方接受超FRAND条款。
3.英国最高法院Unwired Planet案（[2020] UKSC 37）：英国法院有权就全球许可条件作出FRAND裁决，权利人一旦接受该裁决即应受其约束。
4.英国《民事诉讼规则》（CPR）第40.20条：高等法院可作出任何具有“合法用途”的声明。
5.英国上诉法院InterDigital v Lenovo案（[2024] EWCA Civ 743）：FRAND许可须覆盖实施方自首次实施之日起的全部期间，实施方有权要求追溯性许可。
6.英国上诉法院Teva v Novartis案（[2022] EWCA Civ 1617）：英国法院不得仅为影响外国法院裁判而出具声明。
7.德国SEP禁令规则：德国法院不直接确定FRAND条款，而仅审查权利人是否善意提供许可，若权利人拒绝合理条件，可驳回禁令请求。
上诉人A公司主张，双方均已在英国诉讼中作出无条件承诺，同意接受英国法院最终确定的全球FRAND许可条款，因此A公司已表明其作为自愿被许可人的立场；在此情况下，松下仍继续在德国及UPC寻求禁令救济，实质上是借境外禁令压力迫使A公司在最终FRAND裁决前接受可能高于FRAND标准的许可条件，违反ETSI政策下的FRAND善意谈判义务。A公司据此请求英国法院撤销一审判决，并确认处于松下地位的自愿许可方应与A公司签订临时许可协议，以避免境外禁令造成不可逆商业损害。
松下主张，A公司长期拒绝接受其提出的合理FRAND许可条款，构成许可抵制；松下作为SEP权利人，有权在英国、德国及UPC等多个法域并行提起专利侵权诉讼并寻求禁令救济。松下还认为，英国法下并不存在A公司所主张的“临时许可”制度，法院不应在最终FRAND裁决前强制其签订临时许可协议；A公司申请相关声明的目的在于影响德国及UPC法院审理，属于不当扩张英国法院管辖。
2024年9月13日，庭前松下主动修订FRAND许可提议，将一次性许可费降至原方案的62%，间接暗示其原报价可能超出FRAND上限。2024年9月24日，庭审结束后，松下再提出新的临时许可方案，要求A公司先支付其2024年9月13日提议金额的25%作为预付款，余额待FRAND判决后调整，而A公司未接受该提议。
上诉法院认为：
1.FRAND善意义务的范围
首先，SEP与普通专利的救济逻辑不同。普通专利的核心救济是禁令，以保护垄断权，而SEP因权利人承担FRAND义务，实施方“有权获得许可”，禁令仅用于强制实施方支付合理对价，而非封锁市场。
在本案中，松下已向英国法院承诺接受全球FRAND裁决并签订许可，却仍在德国及UPC提起禁令诉讼，其目的只能是通过禁令压力迫使A公司接受超FRAND条款，这构成典型的“专利劫持”。
一审法院要求A公司以“高度确信”标准证明松下违反善意义务，属于适用标准错误。在本案中，A公司申请的是“声明救济”，适用通常的“盖然性优势”标准即可。松下在多法域同步寻求禁令的行为客观上已违反善意义务。
2.临时许可的合法性
首先，A公司自2011年起实施涉案SEP，若在2024年底FRAND判决前无任何许可保障，A公司可能因德国或UPC禁令被迫退出欧洲市场，或支付超FRAND费用，临时许可或可避免程序拖延导致的实体不公。
其次，FRAND条款是自愿许可方与自愿实施方协商的结果，法院有权基于现有证据确定临时FRAND条款，而无需等待最终庭审。本案中，临时许可条款可基于双方提议的中间值划定一次性许可费及期限，这既符合FRAND原则，又避免程序空转。
再者，声明的主要用途是促使松下履行善意义务，而非指令外国法院如何裁判；若松下拒不遵守，其不当行为将在后续英国FRAND庭审中被记录在案，这将影响其信用评价。相反，若声明促使松下签订临时许可，将减少德国及UPC的诉讼负担，符合国际礼让原则。
3.国际礼让的边界
国际礼让的核心在于不干预外国法院的独立裁判。本案中的声明仅界定松下是否应签订临时许可，并未要求德国或UPC法院采纳特定的裁判结果。若德国或UPC法院在审理中参考英国法院的声明，属于其自由裁量范围，并不构成英国法院“越位”。
此外，反诉讼禁令直接限制当事人向外国法院提起诉讼，可能被视为干预外国管辖权。而本案中的声明仅为权利义务声明，即仅对其行为合法性作出评价，而并未限制松下在德国或UPC的诉讼权利，因此符合国际礼让。
上诉法院于2024年10月3日作出判决，撤销一审判决，允许A公司上诉。二审法院认为，松下在已承诺接受英国法院公平、合理、无歧视（FRAND）最终裁决的情况下，仍在德国及UPC提起禁令诉讼，违反ETSI政策下的善意谈判义务。处于松下地位的自愿许可方应与A公司签订临时许可协议。
本案的经验启示如下:
（一）中国科技企业面临SEP纠纷应对策略
1.SEP实施方视角：善用“单一法域全球FRAND裁决”机制，避免多法域被动应诉
SEP实施方可主动选择对实施方友好、程序高效的管辖地，尽早向法院作出接受全球FRAND裁决的承诺，从而迫使SEP权利人接受该法院管辖，避免陷入德国、美国等禁令倾向明显的法域的诉讼泥潭。例如本案中，A公司通过在英国作出接受FRAND裁决的“无条件承诺”，成功让英国法院对临时许可作出有利于自己的判决，从而削弱了松下在德国的禁令威慑力。
此外，SEP实施方还可及时申请临时许可声明或反诉讼禁令，以应对权利人的多法域禁令策略。若权利人在其他法域提起禁令诉讼，SEP实施方可在已承诺管辖的法院申请临时许可声明或申请反诉讼禁令，以阻止权利人通过禁令施压。
2.SEP权利人视角：避免多法域禁令滥用，注重谈判善意的证据留存
若SEP权利人选择在英国、荷兰等法院启动全球FRAND程序，应避免同时在德国、美国等法域提起禁令诉讼，否则可能被认定为违反善意义务。即使在多法域提起诉讼，权利人也应确保各法域的诉讼请求与全球FRAND裁决方向一致，例如，权利人可均主张确定FRAND条款，而非单纯追求禁令。
另外，权利人也应重视谈判过程中善意证据的留存。ETSI政策及各国法院均将善意谈判作为FRAND义务的核心，权利人应在谈判中及时提供明确的许可条款（包括费率、计算方式、许可范围等），避免以模糊提议拖延谈判。若实施方拒绝合理提议，权利人应通过书面函件固定证据，以备在后续程序中证明实施方构成许可抵制。
（二）对中国企业的SEP许可谈判与风险防范指导
1.许可谈判前的尽职调查：做好SEP尽职调查与费率基准分析
SEP权利人常以“专利数量多、技术必要度高”为由索要高额许可费，实施方若缺乏对SEP的必要性和合理费率的分析，则很容易陷入被动局面。例如本案中，松下最初的许可费要求可能超出了FRAND范围，缺乏合理依据，这一点可在其最终被迫降低许可费的行为中得以印证。
在实践中，企业可委托专业机构（如专利分析公司、律师事务所等）对权利人的SEP组合进行必要性筛查，剔除已失效或明显非必要的专利族，减少权利人的议价筹码。
此外，企业还可参考行业基准费率和法院既往裁决，确定合理的费率区间。例如欧洲法院通常以设备售价为基准，将移动通信SEP的专利费率控制在合理区间内，实施方可以此为基础与权利人谈判，若权利人索要费率超出该区间，则可主张其不符合FRAND原则并留存证据。
2.许可谈判中的证据保存：注重进行书面化、结构化的谈判，避免口头承诺导致证据缺失
由于SEP谈判周期长、涉及条款多，若双方仅通过口头沟通，易在“是否提出过合理提议”、“是否存在拖延行为”等问题上产生争议，导致法院无法认定善意与否。
因此，企业可在每轮谈判前，以书面形式（如邮件、正式函件）明确本次谈判的议题（如费率、许可期限等）和己方提议。在谈判后，应及时发送谈判纪要，由双方确认无异议后留存，避免后续争议。
此外，若权利人拒绝提供明确条款或拖延谈判，实施方可通过书面催告的方式，要求权利人在合理期限内提供具体的许可提议，并告知权利人逾期将视为缺乏善意，以固定权利人恶意拖延的证据。
本案作为英国SEP诉讼的典型案件，其核心价值在于通过程序创新遏制专利劫持，平衡SEP权利人与实施方的双方利益。对中国企业而言，需从诉讼策略、谈判管理、风险防范等多个维度吸取经验，善用全球司法资源维护自身权益。
字体
打印
关闭
蒙公网安备 15020302000320